专利评估与交易中的有关法律权属问题研究
出处：论文网
时间：2007-01-27
摘 要 在专利评估及交易中如何科学合理地进行法律权属的确定，是影响专利评估与交易价值的关键问题和难点。对一般实际情况下专利法律权属可能存在的瑕疵缺陷进行介绍，为专利确权评估及交易提供参考。
关键词 专利 评估与交易 法律权属
专利作为知识产权中重要的一员，受到《专利法》的保护，相对于一般的有形资产，专利法律权属的界定是十分复杂。明确的专利法律权属会给潜在的投资人和技术合伙人一种独特性，是企业打造核心竞争优势、垄断市场和融资的重要筹码之一。而存在权属瑕疵的专利可能会给受让者利益带来程度不一的损害。在对专利进行估价及交易过程中，法律权属的确认或发表意见可能会超出注册资产评估师执业范围，以及有限理性下交易双方的判断，但进行一定深度的确权是存有规范的。以下对专利确权过程的一般情况进行介绍。
１ 基本法律状态
首先需要检查委托人提供的专利证书、缴纳专利年费收据正本及专利申请文件（权利要求书、说明书及附件等），明确专利的名称与专利权人及是否在有效状态；考虑到这些文书可能未能全面记载专利的各种变更情况，委托人可能有意、无意隐瞒相关专利变更情况，甚至存在伪造、变造文书的不法情况，因此，还必须进行专利核查。包括对专利申请文件真伪，及对基本法律状态变更的核查，可以通过“中国专利信息网”（www.patent.com.cn）对专利进行上述情况查询。
用户注册并登录成功后就可使用专利检索功能（能够自由检索自1985年4月1日中国专利法实施以来至今的120多万件专利的题录信息），可以自由浏览、打印、下载发明专利、实用新型专利说明书的全部内容。
专利权授予公告之后，任何人都可以向专利局请求出具专利登记薄副本。经过有关请求和缴纳费用后，专利局制作专利登记薄副本，经与专利申请案卷核对无误后，加盖证件专用章发送请求人。
专利登记薄是授予专利权时由专利局建立的。其记载的内容包括：专利权的授予、专利申请权、专利权的转移、专利权的无效宣告、专利权的终止、专利权的恢复、专利权的质押保全与解除、专利实施许可合同的备案、专利实施的强制许可及专利权人姓名或名称、国籍、地址的变更。授予专利权时，专利登记薄与专利证书上记载的内容是一致的，在法律上具有同等效力。专利权授予后，专利的法律状态的变更不会记载在专利证书上，而仅在专利登记薄上记载，由此导致专利登记薄与专利证书上记载的内容不一致的，以专利登记薄上记载的法律状态为准。
通过上述的查询，可以比对出专利申请文件真伪，以及法律状态变更的情况，但是如果专利法律状态变更后，原专利权人有意、无意地没有向专利局进行专利法律状态变更申请，则上述查询的结果还是有重大缺陷，但如无相反的证据，只能根据查询的结果作为该专利的基本法律状态。
２ 基本权属问题
由于专利申请时，专利局主要根据三性原则（新颖性、创造性及实用性）来授予专利权，而对专利权人的确认仅仅根据专利申请人提供的一些文件来进行基本的确认，但对专利技术确权深层次的问题是不作审核的。因此，实际上不少专利权人从一开始就存在侵权行为（非法占有别人专利），可能最终引发专利官司并且败诉。所以在专利的基本法律状态确定后，无论专利权人是否变更，都需要对原专利权人持有的专利权的合法性应该作进一步的调查。
２．１ 非职务发明侵害职务发明的问题
从1988年开始，我国的发明专利职务申请受理量就开始小于非职务申请受理量，并且所占比重逐步下降。按常理，发明专利的技术含量高、创造水平高，发明活动需要一定的技术和经济支撑，个人往往缺乏这种条件，而事实上不少缺乏这种条件的个人却取得了非职务发明专利，因此不能排除技术成果的非正常流失的现象。在国内专利纠纷案件中，申请权纠纷案占30％~40%，就能得到了一定的印证。
因此，交易行为人对专利权人（特别是非职务发明）的合法性应该先自行调查，进行诉讼及行政复议外的专利权属认定，以免日后的专利权属纠纷。主要根据《专利法》第6条第1款中规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的职务发明创造，申请专利的权利属于该单位。”以及根据《专利法实施细则》第10条规定：“职务发明可进一步分为以下四类，即本职工作中的发明创造，完成本单位任务做出的发明创造，主要利用单位物质或技术条件的发明创造，离职一年之内的有关发明创造。”来判断职务发明与非职务发明的界限。
２．２ 技术开发合同专利权属问题
合同法第330条规定：技术开发合同是指当事人之间就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同。技术开发合同包括委托开发合同和合作开发合同。
技术开发合同中的技术成果专利权益归属，应该遵循合同法第339、340条规定：委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于研究开发人。合作开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有。
但有不少的技术开发合同签订时双方意图表示不够规范，如在委托开发合同中未事先约定技术权属的情况下，委托方自行申请并获得专利，会造成侵权行为的发生；或者在合作开发合同中未事先约定技术权属的情况下，一方自行申请并获得专利，会造成部分侵权行为的发生。
另外，在合同中当事人之间虽然约定技术成果“共同所有”，而没有明确定义，按字面理解，则是共享所有权中的署名权、发表权、处置权与收益权等一系列相关权利。但委托方当初真实的意图通常仅仅需要的是署名权与发表权，而非技术的处置权与收益权。实际研究开发方如不经过委托方确认其当初真实意图，而自行申请获得专利并转让，会形成侵权，造成技术转让时不必要的麻烦。事实上，委托方通常是国有单位，如果要委托方确认其当初真实意图，往往会牵涉到签约当事人的疏忽责任以及国有资产流失的重大问题，最后必然的结果是难以理清“共同所有”的真实含义，这种情况下的专利就存在着权属瑕疵了。上述两种问题一般都可以通过委托方提供技术开发合同及开发过程中形成的各种相关证据链（如立项书、鉴定书、获奖证明以及技术开发的相关数据资料及费用等）以及自己收集的相关资料（如出版物、网上搜寻、调查取证）来进行基本甄别，确认是侵权、部分侵权还是存在权属瑕疵在评估及交易中充分披露及考虑其对技术价值的影响。
３ 专利权利范围
在专利权人基本确权后，还应该对专利权利范围进行分析，前者是所有者的问题，后者是保护标的实质性核心问题，是权属的两个方面。以权利要求书作为确定发明和实用新型专利保护范围的标准和依据，是世界各国通行的做法。“权利要求书”是确定专利权利范围法律所认可的惟一依据。其保护范围的大小主要由权利要求权项,特别是独立权项所决定的。专利权保护范围的大小对专利评估价值有重要的影响。
由于在撰写专利申请文件时，由于对技术信息及专利申请技巧缺乏，申请人和代理人对专利技术特征的了解与理解肯定存在偏差，普遍存在专利申请文件质量不高的情况，例如曾经有一个专利权人反复强调其发明的最大特点是装置是埋于地下，既可防盗又可提高装置寿命，如果仿造则侵权。但当阅读其 “权利要求书”时发现，表述为“其特征是……该装置可埋于地下”，一个“可”字，画蛇添足，则与专利权人本意“该装置埋于地下”的技术特征南辕北辙，导致专利权力丧失，其专利价值也就大打折扣了。因此应该与发明人/专利权人进行充分的沟通，逐字逐句地研究透彻“权利要求书”中的专利权利范围。
关键词 专利 评估与交易 法律权属
专利作为知识产权中重要的一员，受到《专利法》的保护，相对于一般的有形资产，专利法律权属的界定是十分复杂。明确的专利法律权属会给潜在的投资人和技术合伙人一种独特性，是企业打造核心竞争优势、垄断市场和融资的重要筹码之一。而存在权属瑕疵的专利可能会给受让者利益带来程度不一的损害。在对专利进行估价及交易过程中，法律权属的确认或发表意见可能会超出注册资产评估师执业范围，以及有限理性下交易双方的判断，但进行一定深度的确权是存有规范的。以下对专利确权过程的一般情况进行介绍。
１ 基本法律状态
首先需要检查委托人提供的专利证书、缴纳专利年费收据正本及专利申请文件（权利要求书、说明书及附件等），明确专利的名称与专利权人及是否在有效状态；考虑到这些文书可能未能全面记载专利的各种变更情况，委托人可能有意、无意隐瞒相关专利变更情况，甚至存在伪造、变造文书的不法情况，因此，还必须进行专利核查。包括对专利申请文件真伪，及对基本法律状态变更的核查，可以通过“中国专利信息网”（www.patent.com.cn）对专利进行上述情况查询。
用户注册并登录成功后就可使用专利检索功能（能够自由检索自1985年4月1日中国专利法实施以来至今的120多万件专利的题录信息），可以自由浏览、打印、下载发明专利、实用新型专利说明书的全部内容。
专利权授予公告之后，任何人都可以向专利局请求出具专利登记薄副本。经过有关请求和缴纳费用后，专利局制作专利登记薄副本，经与专利申请案卷核对无误后，加盖证件专用章发送请求人。
专利登记薄是授予专利权时由专利局建立的。其记载的内容包括：专利权的授予、专利申请权、专利权的转移、专利权的无效宣告、专利权的终止、专利权的恢复、专利权的质押保全与解除、专利实施许可合同的备案、专利实施的强制许可及专利权人姓名或名称、国籍、地址的变更。授予专利权时，专利登记薄与专利证书上记载的内容是一致的，在法律上具有同等效力。专利权授予后，专利的法律状态的变更不会记载在专利证书上，而仅在专利登记薄上记载，由此导致专利登记薄与专利证书上记载的内容不一致的，以专利登记薄上记载的法律状态为准。
通过上述的查询，可以比对出专利申请文件真伪，以及法律状态变更的情况，但是如果专利法律状态变更后，原专利权人有意、无意地没有向专利局进行专利法律状态变更申请，则上述查询的结果还是有重大缺陷，但如无相反的证据，只能根据查询的结果作为该专利的基本法律状态。
２ 基本权属问题
由于专利申请时，专利局主要根据三性原则（新颖性、创造性及实用性）来授予专利权，而对专利权人的确认仅仅根据专利申请人提供的一些文件来进行基本的确认，但对专利技术确权深层次的问题是不作审核的。因此，实际上不少专利权人从一开始就存在侵权行为（非法占有别人专利），可能最终引发专利官司并且败诉。所以在专利的基本法律状态确定后，无论专利权人是否变更，都需要对原专利权人持有的专利权的合法性应该作进一步的调查。
２．１ 非职务发明侵害职务发明的问题
从1988年开始，我国的发明专利职务申请受理量就开始小于非职务申请受理量，并且所占比重逐步下降。按常理，发明专利的技术含量高、创造水平高，发明活动需要一定的技术和经济支撑，个人往往缺乏这种条件，而事实上不少缺乏这种条件的个人却取得了非职务发明专利，因此不能排除技术成果的非正常流失的现象。在国内专利纠纷案件中，申请权纠纷案占30％~40%，就能得到了一定的印证。
因此，交易行为人对专利权人（特别是非职务发明）的合法性应该先自行调查，进行诉讼及行政复议外的专利权属认定，以免日后的专利权属纠纷。主要根据《专利法》第6条第1款中规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的职务发明创造，申请专利的权利属于该单位。”以及根据《专利法实施细则》第10条规定：“职务发明可进一步分为以下四类，即本职工作中的发明创造，完成本单位任务做出的发明创造，主要利用单位物质或技术条件的发明创造，离职一年之内的有关发明创造。”来判断职务发明与非职务发明的界限。
２．２ 技术开发合同专利权属问题
合同法第330条规定：技术开发合同是指当事人之间就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同。技术开发合同包括委托开发合同和合作开发合同。
技术开发合同中的技术成果专利权益归属，应该遵循合同法第339、340条规定：委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于研究开发人。合作开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有。
但有不少的技术开发合同签订时双方意图表示不够规范，如在委托开发合同中未事先约定技术权属的情况下，委托方自行申请并获得专利，会造成侵权行为的发生；或者在合作开发合同中未事先约定技术权属的情况下，一方自行申请并获得专利，会造成部分侵权行为的发生。
另外，在合同中当事人之间虽然约定技术成果“共同所有”，而没有明确定义，按字面理解，则是共享所有权中的署名权、发表权、处置权与收益权等一系列相关权利。但委托方当初真实的意图通常仅仅需要的是署名权与发表权，而非技术的处置权与收益权。实际研究开发方如不经过委托方确认其当初真实意图，而自行申请获得专利并转让，会形成侵权，造成技术转让时不必要的麻烦。事实上，委托方通常是国有单位，如果要委托方确认其当初真实意图，往往会牵涉到签约当事人的疏忽责任以及国有资产流失的重大问题，最后必然的结果是难以理清“共同所有”的真实含义，这种情况下的专利就存在着权属瑕疵了。上述两种问题一般都可以通过委托方提供技术开发合同及开发过程中形成的各种相关证据链（如立项书、鉴定书、获奖证明以及技术开发的相关数据资料及费用等）以及自己收集的相关资料（如出版物、网上搜寻、调查取证）来进行基本甄别，确认是侵权、部分侵权还是存在权属瑕疵在评估及交易中充分披露及考虑其对技术价值的影响。
３ 专利权利范围
在专利权人基本确权后，还应该对专利权利范围进行分析，前者是所有者的问题，后者是保护标的实质性核心问题，是权属的两个方面。以权利要求书作为确定发明和实用新型专利保护范围的标准和依据，是世界各国通行的做法。“权利要求书”是确定专利权利范围法律所认可的惟一依据。其保护范围的大小主要由权利要求权项,特别是独立权项所决定的。专利权保护范围的大小对专利评估价值有重要的影响。
由于在撰写专利申请文件时，由于对技术信息及专利申请技巧缺乏，申请人和代理人对专利技术特征的了解与理解肯定存在偏差，普遍存在专利申请文件质量不高的情况，例如曾经有一个专利权人反复强调其发明的最大特点是装置是埋于地下，既可防盗又可提高装置寿命，如果仿造则侵权。但当阅读其 “权利要求书”时发现，表述为“其特征是……该装置可埋于地下”，一个“可”字，画蛇添足，则与专利权人本意“该装置埋于地下”的技术特征南辕北辙，导致专利权力丧失，其专利价值也就大打折扣了。因此应该与发明人/专利权人进行充分的沟通，逐字逐句地研究透彻“权利要求书”中的专利权利范围。
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